練家雄 律師

專利進步性簡介_事後諸葛、後見之明

關於如何判斷專利進步性問題，常見的就是所謂發明所屬技術領域中具有通常知識者所指為何?或者主張專利無效之一方，舉證多個技術內容說明系爭專利不具有進步性。而所引之事證，因結合其他領域或產品之技術內容，常見的爭執就是能否把這些事證結合後來判斷，系爭專利不具進步性?以下來看看最近的最高行政法院判決見解。

最高行政法院判決 111年度上字第491號

該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機。

而判斷進步性，前提問題，即如何界定所謂發明所屬技術領域中具有通常知識者，美國專利法明文規定判斷進步性應先界定通常知識者，美國法院GRAHAM v. JOHN DEERE CO.(1966)案例則要求判斷進步性應先界定通常知識者。

我國最高行政法院曾在最高行政法院105年度判字第503號判決 有以下之說明可資參考:

「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據一般性定義係指一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗之普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前之先前技術者而言；至所謂通常知識（general knowledge），則指該發明所屬技術領域中已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解之事項（參照經濟部頒專利審查基準）。該具通常知識之人既係一虛擬之人，其並非專利審查官，亦非專利有效性訴訟之法官，更非技術審查官。法條規定此一虛擬之人，其目的在於排除進步性審查之後見之明。依據上開定義「具有通常知識者」可分為知識要件與致能要件，知識要件指：「已知之普通知識，包括習知或普遍使用之資訊以及教科書或工具書內所載之資訊」，應非以學歷區分係高中、大學或碩博士，若以學歷定義，則為一定範圍不特定之人，並非虛擬之人。

另上開定義「執行例行工作、實驗之普通能力」，亦即具有通常知識者之致能要件，但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準。」

最後我們以智慧財產法院104年度民專上更（一）字第2號判決

來看看界定具有通常知識者的實際運用過程「就專利事件而言，無論申請專利範圍之解釋，抑或是可專利要件之判斷上，所著重者均應為專利申請時之技術發展程度。但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術程度為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂「一般合理人」或「善良管理人」之理由相同。而由於技術發展之程度不易描述且過於抽象，則以人的學經歷敘述通常知識者之標準即顯得較為客觀。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，因此實作能力更甚於學歷之累積，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷結合之方式加以敘述。

兩造對本件「所屬技術領域中具通常知識者」之標準有所爭執，上訴人主張為：於電腦設備之自動切換器領域，且熟悉該項技藝者之技術水平應為電機或資訊科技相關科技畢業而具有從事電腦設備之自動切換器相關技術領域一年資歷之工程師（見本院卷一第290頁），被上訴人則主張為：熟悉訊號切換器與電腦周邊設備，大學畢業後從事該領域製造業一至二年之工程師（見本院卷一第304頁背面）。

經查系爭二專利均屬鍵盤-影像-滑鼠訊號切換器之相關創作，系爭新型專利則藉由三次射出一體成型之手段保護電路板，並以單一纜線聯結螢幕、鍵盤、滑鼠之訊號插座組，提升切換器的耐候性及耐摔性；系爭發明專利藉由電路通道的安排，令周邊裝置與操作台裝置得以不同步切換，使得操作台裝置於切換時可不中斷周邊裝置之資料流，故系爭二專利均屬製造訊號切換器之技術領域，且牽涉到電腦操作台及周邊設備之相關知識。而系爭二專利均係於91年間申請，被上訴人所提抗辯系爭新型專利無效之先前技術即被證30係於86年間公告、被證97則係於90年間公告；抗辯系爭發明專利無效之先前技術即更被上證2係於90年間公告、被證33之1則係於89年公告，本院綜核系爭專利說明書所載之先前技術，及系爭新型專利係以一體成型之技術手段提高切換器之耐候性及耐摔性，以及系爭發明專利係以電路通道安排之技術手段，達成不同步切換致周邊裝置之資料流不中斷，該等技術手段並非複雜，並參酌兩造之主張，於104年10月28日當庭諭知：系爭專利申請時所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準上應以「大學畢業後，從事電腦操作台、訊號切換器與電腦周邊設備製造業一至二年之工程師」為標準，兩造亦均當庭表示：同意，無意見」!